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https://www.krm.or.kr/krmts/link.html?dbGubun=SD&m201_id=10014265&local_id=10015011
특허 양도인과 실시권자의 부쟁의무에 대한 연구
Reports NRF is supported by Research Projects( 특허 양도인과 실시권자의 부쟁의무에 대한 연구 | 2006 Year | 안효질(고려대학교) ) data is submitted to the NRF Project Results
Researcher who has been awarded a research grant by Humanities and Social Studies Support Program of NRF has to submit an end product within 6 months(* depend on the form of business)
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  • Researchers have entered the information directly to the NRF of Korea research support system
Project Number B00948
Year(selected) 2006 Year
the present condition of Project 종료
State of proposition 재단승인
Completion Date 2008년 04월 22일
Year type 결과보고
Year(final report) 2008년
Research Summary
  • Korean
  • 기술이전 계약을 통하여 특허권을 양도한 자 또는 실시권가 특허권의 무효를 다툴 수 있는 지 여부에 대해서는 국내외에서 끊임없이 논란이 있다. 특히, 실시계약을 체결하면서 실시권자에게 특허권의 유효성을 다투지 못하도록 "부쟁조항(不爭條項)"를 삽입하는 것이 특허권의 남용 또는 독점금지법상의 불공정거래행위 등에 해당되는지 그리고 그러한 명시조항이 없는 경우에도 실시권자 또는 특허양도인이 신의칙에 기초하여 라이선스 또는 양도받은 특허의 유효성을 다투는 것이 금지되는지의 여부가 문제되고 있다. 이 문제는 기본적으로 신의칙 또는 금반언의 원칙과 같은 계약법의 일반원칙에 따른 법리와 산업발전을 장려하기 위한 특허제도의 취지 사이의 충돌에서 비롯한다. 본 연구에서는 특허 실시계약이나 기술이전계약에 있어서, 이러한 법리 충돌의 문제가 한국, 일본, 미국, 독일 및 유럽연합 등 각국의 법률, 판례 및 학설에서 어떻게 규율되고 적용 및 해석되어 왔는지 비교ㆍ검토하고, 이를 토대로 국내 특허법과 독점규제및공정거래에관한법률에서 부쟁의무를 어떻게 취급하여야 하는지에 대한 합리적인 기준을 제시하고 있다.
  • English
  • There is a lot of debate both in the inside and outside of Korea about the possibility of invalidity claims made by either the licensee or the assignor of the patent rights. Most controversial are particularly the problems whether including "no-challenge" provision a in license agreement is a misuse of the patent right or constitutes an anti-competitive behavior under the antitrust law and whether the licensee or the assignor is, based on the principle of trust and good faith, prohibited from challenging the validity of the licensed or assigned patent, even if there is no such provision. This issue consists fundamentally of conflicts between general principles of the contract law such as the principle of trust and good faith or the principal of estoppel and the purpose of the patent system to promote industrial development. The research will compare and analyze how the laws, judicial precedents and theories of Korea, Japan, the US and Germany inclusive of EU are implemented, applied and interpreted regarding such conflicts and conclusively will suggest a reasonable standard as to how to deal with these problems.
Research result report
  • Abstract
  • 특허발명 및 노우하우에 대한 신의칙상의 부쟁의무와 계약상의 부쟁조항에 관한 논쟁은 계약법과 독점금지법 내지 특허제도의 취지 사이의 충돌에서 비롯된다. 계약법적인 측면에서는 당사자의 합의를 준수하고 이를 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하고, 독점금지법적인 측면에서는 보호할 가치가 없는 특허를 제거하여 자유롭고 공정한 경쟁을 보장할 필요가 있다. 과거에는 각국의 법률 및 판례에서 당사자의 신뢰관계나 계약상 합의를 존중하여 부쟁의무와 부쟁조항의 유효성을 긍정하는 측면이 강했다고 볼 수 있다. 그러나 1969년 미국의 "Lear" 판결 이후 각국의 법률 및 실무에서 부당특허의 제거에 대한 공익을 우선시하는 태도를 엿볼 수 있다. 일본판례도 실시권자는 원칙적으로 무효심판을 청구할 수 있다고 하여 결과적으로 사익보다 공익을 중시하였으며, 독일판례도 특별한 신뢰관계가 존재하는 경우를 제외하고는 원칙적으로 실시권자의 부쟁의무를 인정하지 않았다. 부쟁조항에 대해서도 미국법원은 기판력이 인정되는 재판상 화해에 의한 경우를 제외하고는 그 집행가능성 내지 유효성을 부정하여 부당특허의 제거에 대한 공익을 우선시하고 있다. 더 나아가서 2004년 유럽연합의 "기술이전 일괄적용면제규칙"은 부쟁조항을 원칙적으로 금지함으로써 가장 급진적인 태도를 보이고 있다. 요컨대 부당한 특허의 존재는 공익에 반한다는 전제하에 해당 특허의 무효 주장을 폭넓게 인정하려는 것이 각국의 대체적인 경향이라고 볼 수 있다. 그러나 이와 같이 부쟁의무나 부쟁조항의 유효성을 부정하게 되면, 특허권자의 지위나 특허권이 취약해 지고, 이는 결국 라이선스에 의해서 기술을 상업화하고자 하는 특허권자의 발목을 잡는 효과를 가져올 것이다. 이는 또한 기술개발의욕을 위축시켜 장기적으로는 산업발전 및 기술혁신에도 저해가 될 수 있다.

    흥미로운 사실은 부쟁의무와 부쟁조항의 유효성을 긍정하는 입장이나 이를 부정하는 입장이나 모두 그것이 궁극적으로는 경쟁을 원활하게 하는 역할을 한다는 점을 그 이유로 들고 있다는 점이다. 부쟁의무와 부쟁조항은 특허권자가 그 기술을 라이선스해 주는 것에 대한 동기로 기능하게 되며, 기술에 대한 라이선스부여를 원활하게 하여 경쟁을 촉진시키는 것이다. 반면 부쟁의무 또는 부쟁조항의 유효성을 부정하면, 라이선시가 라이선스계약체결을 덜 주저하게 될 것이고, 결국 당사자간에 라이선스계약이 보다 용이하게 체결되어 경쟁이 촉진될 수 있다. 즉, 양자 모두 경쟁을 촉진시킨다는 궁극적 목표에 있어서는 공통점을 갖고 있으나, 그 목표를 달성하는 방법을 달리하고 있을 뿐이다. 시장에서는 항상 새로운 기술이 개발되며, 각 기업들은 기술시장에서 라이선서임과 동시에 라이선시가 될 수 있다. 따라서 독점규제당국에서 부쟁의무를 긍정하든 부정하든, 그것이 기업활동에 항상 도움을 준다고 말하기도 어렵다. 부쟁의무의 긍정이나 부정이나 모두 일정 부분 경쟁을 원활하게 하는 기능이 있기 때문에, 예외없이 부쟁의무를 긍정하거나 부정하는 정책을 쓰는 것은 바람직하지 않다고 본다. 그때그때의 경제상황과 기술발전의 수준을 고려하여 부쟁의무를 원칙적으로 긍정 또는 부정하면서, 예외의 범위를 탄력적으로 운용해나가는 것이 바람직할 것이다.
  • Research result and Utilization method
  • 우리나라의 특허법상 특허무효는 원칙적으로 특허청에 무효심판을 청구함으로써 주장할 수 있다. 또한 무효심판은 원칙적으로 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있으며, 다만 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다(특허법 133조). 그러나 2004년 대법원판결에서 특허침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다고 판시한 이후로, 침해소송에서 권리남용(무효)의 항변이 허용된다. 과거 부쟁의무는 무효심판청구와 관련하여 문제되었으나, 2004년 대법원판결 이후에는 앞으로 침해소송에서 무효항변과 관련해서도 부쟁의무의 존부 여부가 문제될 것으로 보인다. 그러나 특허무효심판제도의 구조상 아직까지 한국의 판례나 학설은 실시권자의 부쟁의무 문제를 별도로 다루지는 않고, 실시권자가 이해관계인으로서 특허무효심판의 청구인적격을 갖고 있는가 여부와 관련하여 다루고 있다. 판례는 일반적으로 실시권자는 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 없는 자로서 그 이해관계를 부인하고 있다. 그러나 이를 긍정하는 판례도 있어 판례의 확고한 태도가 무엇인지는 알 수 없는 것이 사실이다. 다만 학설에서는 당사자의 신뢰관계보다는 부당한 특허의 제거에 대한 공익을 우선시하여 신의칙에 기한 부쟁의무를 부정하는 견해가 통설이다. 뿐만 아니라 특허양도인이 양도 후에 해당 특허의 무효를 주장할 수 있는지의 여부, 즉 소위 "양도인 금반언(Assignor Estoppel)"에 대해서는 연구가 전무한 상태이다.

    부쟁조항에 대해서는 국내 판례와 학설에서 원칙적으로 그 유효성을 인정하고 있으나, 독점금지법에 위반되는 경우에는 그러하지 아니하다. 독점금지법에는 부쟁조항의 허용 여부에 대한 언급은 없다. 다만 1997년 『국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준』 3조 15호와 2000년 『지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침』 3조 16호는 "제3자가 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다툴 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있는 경우"를 불공정거래행위에 해당한다고 하여, 계약해지권조항만 명시적으로 금지하고 있을 뿐이다. 그러나 계약해지권조항보다 부쟁조항의 경쟁제한성이 크다는 점을 감안하면, 부쟁조항도 불공정거래행위에 해당하는 것으로 보아야 할 것이고, 학설도 이와 같이 해석하고 있다. 그러나 이는 미국, 일본 및 유럽과는 정반대의 태도이다. 이 연구는 특허 실시권자 및 양도인의 부쟁의무와 관련된 여러 쟁점들에 관하여 미국, 독일, 유럽연합과 일본의 법률, 판례 및 학설을 비교법적으로 분석함으로써 앞으로 국내 특허법과 독점금지법의 개정은 물론 판례의 발전에도 크게 기여하고, 국내 학계에서는 아직 연구가 일천한 라이선스계약법의 연구를 활성화시키는 계기가 될 것으로 생각한다.
  • Index terms
  • 부쟁의무, 부쟁조항, 특허무효심판청구, 이해관계인, 특허실시계약, Assignor Estoppel, Licensee Estoppel, No-challenge clause, Technology Transfer, License Agreement
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